货物出口美国,中企经常忽略了这点!2019-11-01

曾有一家美国进口商A从中国采购消费品,当货物运送到美国时,却被当地另一家美国公司B控诉产品专利侵权(B公司是通过香港一家公司授权可在美国销售)。

两家美企当时不惜在美对簿公堂,但有关问题其实要追溯至货物从中国出口以前

这家涉疑侵权的美企A在中国入货时在没有厘清产品可能涉及的知识产权归属情况下,内地出口商C在接到美国订单后便指示另一家内地制造商D生产,知识产权不清晰问题早在出口以前发生,单在美国进行诉讼或谈判,难以为涉案各方有效解决问题。

值得注意

知识产权的保护或权利主张一般有其地域性限制,所以国际贸易个案不但须考虑产品所涉知识产权的有效性,例如商标及设计专利是否适当、有效,也须同时顾及这些权利是否须分别在内地和相关出口市场地点取得合适注册,或有关生产商、出口商、进口商等是否已经在相应地区获得适当权利/授权。

若有关权利只在中国内地注册或取得授权,却没有在出口市场采取相应措施,在当地可能仍然面对侵权指控

对于这些错综复杂因素,刘帅贤说:虽然个案中的中国内地企业及美国客户事先不知道那些产品可能侵犯他人权利,而且有关指控也有争议空间,但在缺乏合适的知识产权规划和管理下,被控诉者可能缺乏足够支持与控诉人争辩。

另一方面,在美国的控诉人即使诉讼成功,如缺乏在中国内地获得相关注册或采取防范措施,不一定能防止同类事情再次发生,也不能借此机会将其在美国权益伸延至内地市场。

显而易见,上述个案其实牵涉超过两家中外企业,以及内地和外国不同的知识产权注册/管理体系、司法管辖区。这情况对于众多内地涉外知识产权纠纷而言,其实属典型例子。

加上内地的商业习惯和文化与外国有所差异,以及语言隔阂等因素,争议各方极难单靠自行谈判解决纠纷,或难以只在海外市场或内地处理问题

企业要避免知识产权侵权

首先,进行专利检索,确定是否有可能涉及该产品的美国专利,或涉及该产品的制造方法的美国方法专利。

如果存在侵权的可能,可以通过更换非专利方法来避开侵权。也可以从专利权所有人那里取得使用许可,或者与美国进口商取得协议,由进口商对侵权行为承担责任。

其次,对于出口美国市场的重要产品,尽可能获得美国专利权。

再次,还可以考虑具有美国国内产业。

企业在开拓国际市场时,一定要注意知识产权问题,才能规避侵权风险,更好地“走出去”!

来源:中信保

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